Guia do usuário de patentes

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1 Page 1 of 9 Guia do usuário de patentes O objeto deste trabalho é de mostrar através de um conjunto de perguntas e respostas as características básicas do sistema de patentes. As perguntas são baseadas no trabalho "Cuestiones basicas acerca de patentes y modelos de utilidad", publicado pelo escritório espanhol de patentes, e divididas em cinco grupos: Objeto e duração Procedimento Titularidade e transmissão Buscas Proteção no estrangeiro Objeto e duração 1. O que é uma patente? O que é um modelo de utilidade? A patente ou modelo de utilidade são títulos outorgados pelo Estado que confere ao titular o direito temporário de excluir terceiros dentro do Brasil, da fabricação, venda ou utilização comercial da invenção protegida. 3. Qual a diferença entre a patente e o modelo industrial? 2. Quais as principais obrigações do titular da patente? Em troca do monopólio de exploração concedido pelo Estado, o titular se compromete a descrever sua inven de forma que um técnico no assunto possa executá-la. Tem também o dever de explorar sua patente, por si mesmo ou pelo licenciamento a terceiros. A sociedade beneficia com a divulgação pública do invento que de outra forma permaneceria em sigilo Pode-se dizer que o modelo de utilidade é uma invenção de menor rigor inventivo 4. Por quanto tempo se concede uma patente ou modelo de utilidade? Vinte anos contados a partir da data de depósito no caso de patentes e de quinze anos para os modelo

2 Page 2 of 9 utilidade 5. Quanto custa obter uma patente ou modelo de utilidade no Brasil? 6. Uma vez transcorrido o tempo de duração, tem o titular algum direito de impedir a utilização da invenção? Não. Uma vez decorrido o período de vigência, no caso de falta de pagamento de alguma anuidade, no caso de não exploração da patente ou renúncia do titular, cessam os direitos do titular, tornando-se a invenção domínio público, de forma que qualquer pessoa dela se possa utilizar livremente O custo aproximado para aquisição de uma carta-pate (seja como patente ou modelo de utilidade) é de cerca oitocentos reais. As estes custos deve-se acrescentar o gastos com a elaboração do pedido e contratação de procurador (obrigatória no caso de inventor não reside no país). Para manutenção do privilégio, é necessário pagamento de anuidades progressivas, que no caso de patentes iniciam-se no terceiro ano (contados da data depósito) em cerca de 100 reais e atingem mil reais no vigésimo ano. Entidades governamentais de pesquisa pessoas físicas possuem descontos nas taxas. 7. Uma vez obtida a patente, está automaticamente autorizada a comercialização do produto? Não, a patente apenas protege contra atos de utilização não autorizada. A autorização de comercializa é função de órgãos como o Ministério da Saúde (medicamentos) ou Minitério da Agricultura (alimen por exemplo. 8. Uma vez obtida a patente, o requerente fica obrigado a produzir o produto? Segundo o acordo international do GATT/TRIPS não, pois que não pode haver obrigatoriedade de produção local. A lei brasileira contudo só considera a importação do produto como forma de explor da patente, para os casos em que o detentor da patente alegue inviabilidade econômica para produção local. 9. Uma vez feito o depósito da patente junto ao INPI, o requerente já poderá usufruir dos direi de uma patente? Não, o que o depositante possui é uma "expectativa de direito" que somente se confirmará caso venh obter a patente. Caso o requerente esteja sofrendo prejuízos por concorrência desleal de alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invenção, neste caso o requerente deve contactar tal concorrente avisando-o de que caso o concorrente insista na prática desleal, poderá requerer uma açã judicial incluidno indenização por perdas e danos, que serão contabilizados a partir da data de public da patente. Neste caso, a publicação antecipada é útil para efeitos da determinação desta data. Adicionalmente tendo em vista as perdas econômicas sofridas o requerente poderá solicitar um exam prioritário de seu pedido. No Brasil, não raramente, juízes expedem mandatos de busca e apreensão e fecham fábricas, tendo como base somente um depósito de patente, o que constitui uma aberração jurídica. 10. Uma vez obtida a patente, o requerente poderá estar certo de tem seus direitos garantidos? Legalmente sim, porém a qualquer instante um terceira pessoa poderá iniciar um processo de nulidad judicial alegando que a patente foi expedida contrariando as disposições da Lei de Propriedade Indus 9279/97, como por exemplo, apresentando documentos que demonstrem que o objeto da invenção nã

3 Page 3 of 9 apresentava novidade ou atividade inventiva à época do depósito. 11. Que requisitos são necessários para obter uma pate ou modelo de utilidade? Que a invenção seja nova, tenha atividade inventiva (no ca de patente) ou ato inventivo (no caso de modelo de utilida e que possua aplicação industrial 12. O que pode ser objeto de uma patente ou modelo de utilidade? Pode ser objeto de uma patente um aparelho, produto ou um método, processo, enquanto um modelo utilidade constitui um objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição, resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 13. O que não pode ser objeto de uma patente ou modelo de utilidade? Não são considerados invenções: os descobrimentos, teori científicas, métodos matemáticos, métodos comerciais, contábeis e financeiros, programas de computador, raças animais ou variedades vegetais, as invenções que sejam contrárias à ordem pública. As invenções de métodos não podem proteger como modelos de utilidade. Tampouco podem receber proteção por patente ou modelos de utilida as obras literárias, artísticas ou científicas cuja proteção le se faz pelos direitos de propriedade intelectual 14. Pode-se patentear uma planta, uma semente? Não, a inovação executada pela mão do homem é considerada indispensável à aprovação de uma pate caso contrário, ao contrário de uma invenção, considera-se como uma descoberta, isto é, algo que já existia na natureza. Um exemplo é o processo de obtenção de insulina por engenharia genética. Cientistas verificaram que a bactéria Scherichia Coli poderia ser alterada em seu código genético transformando-se numa verdadeira fábrica de insulina. pela ação humana, uma bactéia anteriormente inútil, passou a produzir insulina por DNA recombinante. Esta bactéria modificada, ainda que um ser vivo, é objeto de patente. Seres vivos mais complexos, obtidos por engenharia genética, como a ovel Dolly ou o peru tipo Chester, não são objeto de patente segundo a lei brasileira, que permite a patenteabilidade de apenas microorganismos trangênicos. 15. O DNA é patenteável? Não, o gene é um composto natural do organismo e portanto pela lei brasileira não seria patenteável. 16. O uso de um fungo encontrado na natureza, para otimizar um processo conhecido de fermentação da cerveja, pode ser obejto de patente? Não, neste caso o fungo é utilizado tal qual encontrado na natureza e portanto não é visto como microorganismo transgênico. Procedimento 17. Como se solicita uma patente ou modelo de utilidade?

4 Page 4 of 9 Deve ser apresentada a documentação (em três vias) junto a recepçao do INPI na praça Mauá, 7, Centro, Rio de Janeiro CEP ou via postal endereçado à Diretoria de Patentes/SAAPAT com indicação do código DPV (Ato Normativo 127 itens 4.2, e 4.4) ou através de uma das delegacias regionais do INPI. Pela Internet pode-se fazer o download de todos os formulários necessários, contudo não é possível ainda fazer o depósito via Internet. Poderá fazê-lo o próprio inventor ou um procurador legalmente constituído (obrigatório para inventores sem domicílio no Brasil) 18. É conveniente contar com um procurador? Sim, especialmente quando o inventor possui vários pedidos de patente e não possui disponibilidade se ocupar dos prazos e trâmites de cada um. A ABAPI Associação Brasileira de Propriedade Industri em conjunto com o INPI credencia as pessoas/agências para exercerem a função de agente de propriedade industrial, contudo, a princípio, qualquer advogado pode se constituir procurador de um inventor. 19. Em caso de dúvida, como se pode saber se uma invenção é ob de patente ou modelo de utilidade? Pode-se fazer uma consulta prévia ao INPI, contudo ainda que o ped seja solicitado em modalidade inadequada, o examinador do INPI em seu exame emitirá um parecer sugerindo a mudança de natureza 20. Existe o risco de que algum funcionário do INPI revele a terceiros a invenção de um pedido em trâmite? Não. Todos pedidos tramitam no mais estrito sigilo durante o período de dezoito meses (salvo pedido de publicação antecipada pelo depositante) até o período da publicação na Revista de Propriedade Industrial 21. De que deve constar o pedido de patente? Requerimento (formulário modelo 1.01) Relatório descritivo Reivindicações Desenhos se for o caso (obrigatório no caso de modelo de utilidade) Resumo Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito 22. De que elementos indispensáveis deve constar um pedido de patente? Ocorre algumas vezes que para efeitos de data de depósito o depositante não dispõem de toda a documentação. O depósito que contiver dados relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descrição e desenhos (obrigatórios no caso de Modelos de Utilidade), que permitam a perfeita identificação do objeto, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias. O cumprimento de tais exigências deve se feito sem que haja acréscimo de matéria. A data de recibo de pagamento de depósito fica sendo considerada como a data de apresentação do pedido.

5 Page 5 of Em que consiste o relatório descritivo? Deverá precisar o setor técnico a que se refere a invenção, descrever estado da técnica e o problema a que a invenção propõem resolver, ressaltar nitidamente o efeito técnico novo alcançado, relacionar as figuras, e descrever a invenção clara e concisamente de modo que um técnico no assunto possa executá-la. 24. O que são as reivindicações? As reivindicações definem o objeto da invenção, isto é, aquilo que se deseja a proteção. As reivindicações devem estar fundamentadas no relatório descritivo e devem definir após a expressão "caracterizado por", as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. 25. Qual a função do resumo? A função do resumo é dar uma informação breve sobre a invenção permitindo uma fácil compreensã problema técnico presente, a solução encontrada e os princípios e usos da invenção. O resumo (preferencialmente de até 200 palavras) é utilizado para fins de busca por palavra chave em bancos d dados, como os disponíveis na internet. 26. Pode-se apresentar um pedido em idioma estrangeiro? Sim, desde que se utilize de alfabeto latino. O depositante dispõem de trinta dias para apresentar a tradução simples de todos os documentos apresentados inicialmente em idioma estrangeiro (não é necessária tradução juramentada). Caso essa tradução corresponda ao pedido de patente apresentado, poderá o depositante substituí-la por declaração correspondente 27. Pode-se solicitar ao INPI informação acerca da tramitação de um pedido de patente? Sim, isto pode ser feito acompanhando-se as publicações da Revista de Propriedade Industrial, diretamente consultando o INPI/SAAPAT Praça Mauá, 7, Centro ou pela internet para os pedidos depositados após Em que ordem se analisam os pedidos de patente n INPI? O pedido após depositado é mantido em sigilo por dezoito meses (salvo antecipação de publicação pelo depositante) quando então é publicado na Revista de Propriedade Indus - RPI. O que se publica são apenas os dados identificadore processo, ficando o pedido completo à disposição do públ no INPI/RJ. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena arquivamento do pedido. O exames são realizados observando-se estritamente a ordem cronológica em que o pedidos são apresentados, salvo os pedidos de exame prioritário. 29. A publicação antecipada pelo depositante acelera o início de exame?

6 Page 6 of 9 Não. A publicação antecipada mostra-se útil para o depositante apenas para efeito de indenizações referentes a uma contrafação que esteja sofrendo, uma vez que estes valores são calculados a partir d data de publicação do pedido 30. O que é data de prioridade? É a data em que o pedido foi pela primeira vez depositado em algum outro país que faça parte da Convenção da União de Paris. Um inventor que tenha depositado um pedido originalmente nos Estados Unidos por exemplo, poderá ter a mesma matéria depositada no Brasil declarando como data de prioridade a do depósito original dos Estados Unidos, desde que dentro do prazo legal de doze meses. Esta data de prioridade é de grande importância nos casos de litígio entre pedidos contendo matéria idêntica. 31. Pode-se inserir mudanças no pedido originalmente depositado em data posterior ao do depósito? Sim. Durante o procedimento de concessão do pedido e antes do exame, poderão ser feitas alterações pedido original, inclusão de novos desenhos e reformulação do quadro reivindicatório, com intuito de melhor esclarecer o pedido, desde que não sejam feitos acréscimos de matéria em relação ao pedido originalmente depositado ou ao documento de prioridade. 32. Mas se a modificação consistir de acréscimo de matéria, embora dentro do mesmo conceito inventivo? Neste caso o depositante pode requerer um certificado de adição. O certificado de adição é acessório patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. 33. O requerente deve obrigatoriamente ter seu invento montado em protótipo e funcionando p que possa efetuar o depósito? Não, o exame da patente não inclui qualquer teste prático. O fato do requerente descrever algo que nã foi testado, constitui um risco para o próprio inventor, que poderá ser arguído de nulidade da patente uma terceira parte que demonstre haver erros no relatório descritivo, que impeçam um técnico no ass de reproduzir a invenção. 34. Se alguém possuir matéria que possa ser útil para o exame, poderá apresentá-la como subsídio? Sim. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. Considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade. Se deferido o pedido, ainda caberá a terceiros, por um período de seis meses, entrarem com um pedido de nulidade administrativa. Se indeferido o pedido, o requerente dispõem de 90 dias para entrar com um recurso contra o indeferimento. Nestes dois casos, novos documentos poderão ser apresentados para subsidiar o exame. 35. No caso do inventor divulgar sua invenção ant da data de depósito junto ao INPI, o seu direito es

7 Page 7 of 9 garantido? Não. A divulgação de invenção ou modelo de utilida quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor não servirá como anterioridade para o pedido. Entretanto caso uma outra pessoa faça o depósito da mesma ma após a divulgação pelo inventor e antes do depósito p inventor, tal depósito constitui anterioridade para o pedido do inventor. Isto ocorre porque somente é protegida a invenção nova, isto é, que não tenha se tornado acessível ao público antes da data de depósit pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por u ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior 36. Que ocorre se pessoas diferentes apresentam em separado pedidos de patente para a mesma invenção? O direito de obter a proteção, seja como patente ou modelo de utilidade, pertence àquele que primeiro realizar o depósito junto ao INPI, desde que o pedido atenda aos critérios para obtenção do privilégio 37. Que ocorre se o depositante não cumpre com as exigências técnicas feitas pelo examinador, dentro do prazo legal? Por ocasião do exame técnico será elaborado o relatório de busca e parecer técnico relativo a: patenteabilidade do pedido; adaptação do pedido à natureza reivindicada; reformulação do pedido ou divisão; ou exigências técnicas. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Titularidade e transmissão 38. Se duas pessoas trabalham em conjunto numa invenção, quem tem o direito a mesma? O direito é comum a ambas. Todas podem assinar o pedido de patente como depositantes, porém bas que uma delas o faça, mediante a nomeação e qualificação dos demais, para ressalvaros respectivos direitos. 39. O que acontece se duas pessoas tentam patentear a mesma invenção? O pedido de patente que possuir a data de depósito mais antiga terá direito a patente, independenteme da data de invenção ou de criação. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a o a patente, caso contrário, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente. 40. O depositante de uma patente pode requerer que seu nome seja mantido em sigilo? Sim, há contudo ressalvas. Suponha que alguém de má-fé deposite uma invenção que desenvolveu na vigência de seu contrato de trabalho, sem o seu consentimento da empresa e tenha solicitado sigilo.

8 Page 8 of 9 Nestes casos a empresa poderá solicitar ao INPI que lhe informem o nome do inventor, desde que po razões legítimas,. 41. A quem pertence a invenção de empregado que resulte da natureza dos serviços para o qua contratado? Pertence exclusivamente ao empregador e neste caso o inventor não será o titular da patente. Caso a invenção decorra de atividade desvinculada do contrato de trabalho, a propriedade de invenção será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contra em contrário. 42. Pode-se solicitar uma patente em nome de uma empresa? Sim, o depositante pode ser uma empresa, contudo deverão constar como inventores sempre pessoas físicas e neste caso ser acompanhadas de um documento de cessão em que se indique como a empres adquiriu o direito de solicitar a patente 44. Uma patente pode terminar antes do prazo de vigência? 43. Pode-se vender ou ceder uma patente ou pedido de patente? Sim, os direitos sobre um pedido de patente ou patente poderão ser transferidos por cessão ou licenciamento. O ti da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em ofert para fins de exploração. Tais contratos deverão ser averba no INPI para surtam efeitos legais. Sim, uma vez extinta patente torna-se de domínio publico: 1) por nulidade administrativa e judicial. A nulidade poderá ser total ou parcial ou atingir parte das reivindicações, desde que a parte restante constitua matéria suficiente para ser patenteável, 2) por extinção da patente, seja pela renúncia do titu falta de pagamento das taxas anuais cobradas pelo INPI ou pela falta de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no país (no caso do depositante ser pessoa domiciliada no exterior). Buscas 45. É aconselhável pedir uma busca de anterirdade de patentes antes de realizar o depósito junto ao INPI? Sim, antes de realizar o depósito de patente é conveniente realizar uma busca para localizar patentes com data de publicação anterior e que descrevam invenção igual ou similar, deste modo se obtém uma idéia sobre a novidade da invenção 46. Se o resultado desta busca preliminar não revela qualquer documento igual ou similar, pod garantir que a patente será concedida? Não, o resultado serve como um conhecimento bastante amplo do estado da técnica porém não é exaustivo pois durante todo o trâmite do pedido poderão ser apresentados documentos por terceiros 47. Que tipo de buscas podem ser solicitadas ao INPI?

9 Page 9 of 9 São previstas: a busca individual, realizada pelo usuário n acervo do banco de patentes do INPI com fornecimento de cópias dos documentos; ou a busca isolada, realizada por técnicos do INPI. As buscas podem ser feitas no banco de patentes (cerca de 18 milhões de patentes) ou informatizad pela consulta a bases de dados (Dialog, Orbit, Quesnel) ou documentação em CD-ROM 48. Onde podem ser feitas as buscas? No escritório central do INPI, Praça Mauá, 7 Centro ou pela consulta a base de dados disponíveis na internet como para consulta a patentes nacionais, para consulta a patentes americanas para consulta as patentes européias Proteção no estrangeiro 49. Uma patente concedida no Brasil protege a invenção no estrangeiro? Não, a invenção estará protegida apenas dentro do Brasil, estará em domínio público no estrangeiro o que impede de um estrangeiro solicitar um pedido sobre a mesma matéria em seu país. 50. Como proteger a invenção no estrangeiro? Consegue a proteção da invenção no estrangeiro pelas seguintes formas: Solicitando um depósito em cada país onde se deseja a proteção Solicitando um depósito de patente regional como no escritório europeu de patentes (EPO) ou convenção africana de patentes ARIPO e OAPI Solicitando uma patente através do Programa de Cooperação em matéria de Patentes PCT e faz as respectivas designações dos países onde se deseja a proteção. Posteriormente deve-se prosse com os trâmites nacionais de cada um dos países 51. Se pelo PCT não se consegue uma patente mundial qual a vantagem de usar este sistema? Pelo PCT o usuário conta com uma busca preliminar internacional e de uma extensão de prazo para efetuar o depósito em cada país. Enquanto que no sistema tradicional o depositante dispõem de apena doze meses para efetuar o depósito em cada país, pelo PCT este prazo se estende para vinte ou trinta meses (no caso de se solicitar um exame internacional preliminar). De posse do resultado da busca e exame (se solicitado) o usuário pode ter uma noção mais exata da viabilidade de dar sequência a sua idéia inicial de fazer o depósito em diversos países

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